Der Fall: Austria Tabak, die zu Japan Tobacco International gehört, vertreibt Zigaretten unter der Marke MemphiS:

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Für eine spezielle Zigarettensorte hat sie die Wortmarke AIR registriert. AIR erscheint auf einer blauen Zigarettenschachtel in kleinerer Schrift unter der Marke MemphiS. Neben der Marke AIR befindet sich das Wort BLUE. Das soll zusammen mit der blauen Farbe der Zigarettenschachtel auf den milden Geschmack der Sorte hinweisen.

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Einer der drei größten Hersteller für Raucherbedarf aus den Niederlanden beantragte die Löschung der Marke AIR. Sie sei in den letzten fünf Jahren nicht rechtserhaltend benutzt worden.

Austria Tabak verteidigte sich damit, dass sie auf der Zigarettenschachtel ihre beiden Marken MemphiS und AIR getrennt abgebildet und folglich auch benutzt haben. Das Wort BLUE sei zusammen mit der blauen Farbe der Schachtel nur der beschreibende Hinweis auf den milden Geschmack der Sorte und werde - anders als das Wort AIR - nicht als Hinweis auf die Herkunft der Zigaretten wahrgenommen. Es füge der Marke AIR somit keinen unterscheidenden Zusatz hinzu und verändere sie daher nicht.

Das Gericht der Europäischen Union sah das anders. Es gebe zwar keine Regel, dass eine eingetragene Marke stets nur in derselben Form benutzt werden muss, wie sie eingetragen wurde. Erlaubt seien jedoch nur ganz unwesentliche Änderungen der Marke. Auch wenn die Marke zusammen mit anderen Elementen benutzt werde, müsse sie noch als solche erkennbar sein. Das erfordere eine Beurteilung der Unterscheidungskraft und der dominierenden Wirkung der hinzugefügten Elemente auf der Grundlage der Eigenschaften, die jedes dieser Elemente von Haus aus besitzt, und der relativen Stellung der verschiedenen Elemente innerhalb der Gestaltung der Marke.

Das Gericht akzeptierte den Vortrag von Austria Tabak, dass auf der Zigarettenschachtel die Marke MemphiS als solche erkennbar ist. Die Marke AIR sei jedoch mit dem Wort BLUE verbunden worden und daher in einer neuen Gesamtbezeichnung „AIR BLUE“ aufgegangen, die auf die Herkunft der Zigaretten hinwies. Beide Wörter waren geeignet, auf die kommerzielle Herkunft der Zigaretten hinzuweisen. Zwar werde das Wort BLUE auf dem Tabakmarkt von verschiedenen Herstellern häufig verwendet. Es sei jedoch nicht nachgewiesen, dass es die Bedeutung von „mildem Geschmack“ habe und von den Verkehrskreisen nur als Angabe über eine Eigenschaft der Zigaretten verstanden werde. Die häufige Verwendung auf dem Tabakmarkt könne allenfalls als Beweis dafür angesehen werden, dass das Wort BLUE nur in geringerem Maße geeignet sei, auf die Herkunft der Zigaretten hinzuweisen. In der Kombination mit BLUE war AIR nicht mehr selbstständig und wurde nicht benutzt. Austria Tabak legte keine andere Form einer rechtserhaltenden Benutzung dar. Deshalb bestätigte das Gericht die Löschung der Marke AIR, Gericht der Europäischen Union, 8. Juli 2020, T-800/19.

Learnings: Achten Sie bei der Gestaltung Ihrer Produktverpackungen und Ihrer Werbung darauf, dass ihre Marken noch als solche erkennbar bleiben und nicht in Gesamtgestaltungen verändert werden. Die Marken müssen in der Gesamtgestaltung noch als solche auf die Herkunft der registrierten Produkte hinweisen können. Eingetragene Marken müssen Sie in einer Weise benutzen, die die eingetragene Form allenfalls unwesentlich verändern darf.