Der Fall: Yoshida Metal Industry beantragte für seine Global Yoshikin Messer zeitgleich mit dem Patentschutz in der Europäischen Union Markenschutz für die Produktform der typischen Messergriffe. Der Schutz der Messer sollte durch die Marke über die Patentlaufzeit hinaus auf praktisch unbegrenzte Zeit erstreckt werden. Nach einem 17 Jahre langen und 9 Instanzenzüge dauernden Kampf musste Yoshida sein Ziel letztlich aufgeben. Warum war das so schwierig zu entscheiden?

Die Global Yoshikin Messer von Yoshida hat jeder schon einmal gesehen:

 

Global Yoshikin knifes goodwillprotect.com

 

Für den Markenschutz der Messer waren in der Europäischen Union die folgenden beiden Bildmarken angemeldet worden:

Global Yoshikin brand goodwillprotect.com

Global Yoshikin brand 2 goodwillprotect.com

Zunächst ging der Plan von Yoshida auf. Die beiden Bildmarken wurden nach zwei  Instanzen in das Markenregister eingetragen.

Allerdings regte sich bald Widerstand. Wettbewerber stellten Nichtigkeitsanträge. Begründet wurden diese damit, dass die Marken in Wirklichkeit die Form der Griffe der Global Yoshikin Messer abbildeten. Die wesentlichen Elemente der Marke seien neben den Umrissen der Messergriffe die schwarzen Punkte. Diese stellten die Dellen auf den Griffen dar, die die Messer rutschfest machen sollen. Der Markenschutz dürfe nicht für technische Lösungen gewährt werden.

Yoshida stimmte dem nicht zu. Die schwarzen Punkte seien nur willkürliche Verzierungen. Angegeben würde nur die Position von Farbpunkten auf den Griffen. Eine technische Wirkung sei damit nicht verbunden. Design- und Positionsmarken seien erlaubt.

Das überzeugte zunächst bis hin zum Gericht der Europäischen Union. Mit dem ersten Urteil des Europäischen Gerichtshofs aber wendete sich das Blatt. In seinem zweiten Urteil bestätigte der Europäische Gerichtshof sodann abschließend die Löschung der Marken.

Aus den Patentschriften für die Messer ergebe sich nämlich, dass die Punkte in den registrierten Bildmarken in Wirklichkeit keine Bilder, sondern nur die schwarz eingefärbten Dellen auf den Messergriffen sind, die nur auf eine technische Lösung abzielten, nämlich auf eine rutschhemmende Struktur. Es sei unbeachtlich, dass die rutschhemmende Wirkung der Dellen nur im Zusammenspiel mit der Form der Messer erzielt werde.

Zwar seien die Dellen auch eingefärbt. Das jedoch sei kein wesentliches Element der Griffe. Die Designwirkung der Färbung trete neben dem technischen Effekt der Dellen in den Hintergrund. Alle wesentlichen Merkmale der graphischen Wiedergabe der angemeldeten Warenform hatten damit eine technische Funktion.

Das Markenrecht soll nicht zu einem Monopol an technischen Lösungen oder Gebrauchseigenschaften einer Ware führen. Das Recht gewährt technischen Lösungen oder Gebrauchseigenschaften einer Ware nur einen zeitlich begrenzten unmittelbaren Schutz. Dass die Messer leicht wiedererkennbar waren, half Yoshida nicht.

Ein Rechtsmittel gegen diese Beurteilung ließ der Gerichtshof nicht zu.

Gerichtshof der Europäischen Union, 11. Mai 2019, C-421/15 P.

   Learnings: Wenn Sie die Form eines Produktes für unbegrenzte Zeit über den Markenschutz monopolisieren wollen, achten Sie auch darauf, dass nicht alle wesentlichen Merkmale der angemeldeten Form eine technische Wirkung entfalten. Analysieren Sie die angemeldete Form sehr sorgfältig. Eventuell kommen zum Schutz ihres Produktes nur die zeitlich begrenzten unmittelbaren Schutzmöglichkeiten des Patentschutzes und des Gebrauchsmusterschutzes in Betracht.